Une marque n'est protégée que sur le territoire pour lequel elle est enregistrée. Une marque française ne confère donc aucun droit hors de France. Pour étendre la protection, deux instruments sont le plus souvent utilisés : la marque de l'Union européenne et l'enregistrement international de marque. Le premier crée un titre unique pour l'ensemble de l'Union ; le second permet d'obtenir, par une demande centralisée, une protection dans les pays que le titulaire choisit.
La marque de l'Union européenne
La marque de l'Union européenne a été créée par le règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993. Elle est aujourd'hui régie par le règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017. Elle est déposée auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), situé à Alicante, en Espagne.
Il s'agit d'un titre unitaire : un dépôt, une procédure et un enregistrement produisant les mêmes effets dans les vingt-sept États membres. Ce caractère unitaire présente des avantages et une contrepartie.
- Le titulaire gère un seul titre, avec une seule échéance de renouvellement.
- La marque est enregistrée pour une durée de dix ans à compter de la date de dépôt, renouvelable indéfiniment par périodes de dix ans.
- Les titulaires de droits antérieurs disposent d'un délai de trois mois à compter de la publication de la demande pour former opposition.
- Un obstacle limité à une partie de l'Union suffit à faire échec à l'enregistrement : une marque antérieure dans un seul État membre, ou un caractère descriptif dans une seule des langues de l'Union.
- En cas de refus ou de perte de la marque, la demande peut, sous conditions, être transformée en demandes nationales qui conservent la date de dépôt de la marque de l'Union européenne.
La marque doit faire l'objet d'un usage sérieux dans l'Union dans les cinq ans suivant son enregistrement. Les frontières entre États membres ne sont pas déterminantes pour apprécier cet usage ; un usage limité à un seul État membre peut suffire ou non, selon les circonstances. La Cour de justice l'a jugé dans l'arrêt Leno Merken du 19 décembre 2012 (C-149/11).
L'enregistrement international : le système de Madrid
Le système de Madrid est administré par le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), à Genève. Il repose sur l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 et sur le Protocole relatif à cet Arrangement du 27 juin 1989. En pratique, le Protocole régit aujourd'hui les relations entre l'ensemble des membres. Ceux-ci couvrent plus de 130 pays, et l'Union européenne en fait elle-même partie.
L'enregistrement international repose sur une marque de base. Une simple demande suffit : il n'est pas nécessaire d'attendre son enregistrement. Pour un déposant établi en France, la marque de base peut être une marque française ou une marque de l'Union européenne. La demande internationale est présentée par l'intermédiaire de l'office qui a reçu ce dépôt.
- Le déposant désigne les pays, ou organisations comme l'Union européenne, dans lesquels il souhaite être protégé. D'autres désignations peuvent être ajoutées ultérieurement.
- L'enregistrement international produit un faisceau de droits nationaux. Chaque office désigné examine la marque selon sa propre loi. Il peut notifier un refus provisoire dans un délai de douze mois, ou de dix-huit mois selon les déclarations faites par le pays concerné. Ce délai peut être plus long en cas d'opposition.
- Pendant cinq ans à compter de la date d'enregistrement international, la protection dépend de la marque de base : si celle-ci est refusée, annulée ou limitée, l'enregistrement international l'est dans la même mesure. C'est ce qu'on appelle l'« attaque centrale ». Le titulaire peut alors demander la transformation des désignations concernées en demandes nationales ou régionales qui conservent leur date. Le délai de trois mois court à compter de l'inscription de la radiation de l'enregistrement international au registre international, dans les conditions prévues par le Protocole de Madrid.
- L'enregistrement est conclu pour dix ans et se renouvelle par périodes de dix ans auprès de l'OMPI. Les changements de titulaire, de nom ou d'adresse peuvent également y être inscrits de manière centralisée.
Comparer et combiner
Les deux systèmes ne s'excluent pas. Une marque de l'Union européenne peut servir de base à un enregistrement international, et l'Union européenne peut être désignée dans un enregistrement international. Le choix dépend de plusieurs éléments :
- Les marchés visés. La marque de l'Union européenne est adaptée à une activité exercée dans plusieurs États membres. L'enregistrement international permet de viser des pays situés hors de l'Union, comme le Royaume-Uni, la Suisse, les États-Unis ou la Chine.
- Le coût. La marque de l'Union européenne donne lieu à une taxe unique. L'enregistrement international combine une taxe de base et des taxes propres à chaque pays désigné.
- La solidité de la marque de base. Une marque de base fragile expose l'enregistrement international à l'attaque centrale pendant cinq ans.
- Le calendrier. Les extensions déposées dans les six mois du premier dépôt peuvent en revendiquer la date au titre du droit de priorité (article 4 de la Convention de Paris).
Dans certains pays, un dépôt national direct reste préférable, notamment lorsque l'office local applique des exigences particulières pour la rédaction des libellés ou lorsque la délivrance d'un certificat national facilite la défense des droits.
Le Brexit et les marques de l'Union européenne
Depuis le 1er janvier 2021, au terme de la période de transition, la marque de l'Union européenne ne produit plus d'effet au Royaume-Uni.
- Les marques de l'Union européenne enregistrées au 31 décembre 2020 ont été dupliquées automatiquement par l'office britannique (UKIPO) en marques britanniques équivalentes, appelées comparable trade marks. Celles-ci conservent les dates de dépôt et de priorité de la marque d'origine.
- Les enregistrements internationaux qui désignaient l'Union européenne et y étaient protégés à cette date ont fait l'objet du même mécanisme.
- Les titulaires de demandes de marque de l'Union européenne encore en cours au 31 décembre 2020 pouvaient déposer une demande britannique en conservant leur date jusqu'au 30 septembre 2021. Ce délai est expiré.
Les marques britanniques ainsi créées sont des titres indépendants : leur renouvellement s'effectue auprès de l'UKIPO, et le renouvellement de la marque de l'Union européenne ne les couvre pas. Pour toute nouvelle marque, la protection au Royaume-Uni suppose un dépôt national britannique ou la désignation du Royaume-Uni dans un enregistrement international. Les procédures devant l'UKIPO peuvent nécessiter une adresse de correspondance au Royaume-Uni, à Gibraltar ou dans les îles Anglo-Normandes, selon la nature de la démarche et le régime applicable au titre concerné.
Il est utile de vérifier que les marques britanniques issues de cette conversion figurent dans le portefeuille et que leurs échéances sont suivies.