Surveillance de marques

Une marque enregistrée n'est pas protégée une fois pour toutes. Chaque semaine, l'INPI, l'EUIPO et les offices étrangers publient de nouvelles demandes, dont certaines reproduisent ou imitent des signes existants pour des produits identiques ou voisins. L'INPI et l'EUIPO n'écartent pas ces demandes d'office : c'est au titulaire de la marque antérieure de les repérer et d'agir, dans des délais courts. La surveillance répond à ce besoin. Bien conçue, elle ne consiste pas à recevoir toutes les demandes ressemblantes, mais à être informé de celles qui comptent, avec une analyse et une recommandation.

L'enregistrement n'est que le début

Lors de l'examen d'une demande, l'INPI et l'EUIPO ne recherchent pas les droits antérieurs. Une demande identique ou similaire à une marque existante peut donc être publiée, puis enregistrée si elle satisfait aux autres conditions d'examen, sans que le titulaire de cette marque ait été consulté. Certains offices étrangers procèdent à cet examen, mais il ne remplace pas la vigilance du titulaire : il ne couvre que les marques de leur registre et repose sur leur propre appréciation. Les informations que certains offices adressent aux titulaires de droits antérieurs restent par ailleurs partielles. La défense de la marque repose donc sur son titulaire, et elle suppose d'abord d'être informé.

L'absence de réaction n'affaiblit pas, par elle-même, les droits attachés à la marque antérieure : celle-ci reste opposable, et l'enregistrement d'un signe concurrent peut encore être contesté par d'autres voies. Ne pas agir n'est cependant pas sans conséquence. La voie la plus simple, l'opposition, est perdue. Si des signes proches s'installent sur le marché pour des produits similaires, il peut devenir plus difficile de faire valoir le caractère distinctif de la marque face à de nouveaux dépôts. Enfin, le titulaire qui a toléré en connaissance de cause, pendant cinq années consécutives, l'usage d'une marque postérieure enregistrée ne peut plus, sauf mauvaise foi du déposant, en demander la nullité ni s'opposer à son usage pour les produits concernés.

Ce que surveille une surveillance

Une surveillance de marque porte sur les nouvelles demandes publiées, identiques ou similaires au signe surveillé, qu'il s'agisse de marques verbales ou de marques figuratives et de logos. Elle se paramètre à partir de la marque, de ses éléments distinctifs et de ses variantes, mais aussi des produits et services pour lesquels le titulaire exerce ou projette son activité. Deux réglages déterminent sa pertinence.

Les territoires

La surveillance s'organise à partir des territoires où la marque est protégée et exploitée : la France et l'Union européenne pour la plupart des entreprises françaises, y compris les enregistrements internationaux qui les désignent, puis les pays d'exportation, de fabrication ou de développement. Lorsque les marques sont protégées dans plusieurs pays, la surveillance gagne à suivre la stratégie de protection internationale, en concentrant la veille sur les marchés où un dépôt de tiers aurait des conséquences réelles.

Le périmètre des produits et services et le secteur d'activité

Une surveillance limitée aux classes exactes de la marque laisse passer les dépôts effectués dans des classes voisines pour des produits similaires. Une surveillance sans limite de classes multiplie au contraire les résultats inutiles. Le bon réglage dépend du secteur. Les risques ne sont pas les mêmes pour une marque pharmaceutique, où les dénominations proches sont fréquentes et les enjeux de confusion élevés, pour une marque de services numériques, où les signes évoluent vite, ou pour une marque de produits de consommation exposée aux imitations de logos. C'est l'une des premières décisions que nous prenons avec le titulaire.

Pourquoi un outil ne suffit pas

Les outils de surveillance interrogent les registres et restituent, selon des algorithmes de similitude, les demandes publiées qui ressemblent au signe surveillé. Ils sont indispensables : aucune veille manuelle ne pourrait couvrir le volume des publications. Mais ils produisent des alertes, pas des appréciations.

Selon le réglage, une marque peut générer chaque mois des dizaines de résultats, dont la grande majorité ne présente aucun risque : signes proches pour des produits sans rapport, ressemblances formelles sans portée juridique, demandes émanant du titulaire lui-même ou de ses licenciés. Transmis sans tri, ces résultats posent deux problèmes. Soit le titulaire, submergé, cesse de les lire. Soit il réagit à des alertes sans importance et engage des frais inutiles. Dans les deux cas, le dépôt réellement préoccupant risque de passer inaperçu. C'est le travail de sélection et d'appréciation qui fait d'une liste de résultats un dispositif de veille juridique.

L'analyse des alertes : trier, qualifier, décider

Chaque alerte est examinée par un conseil en propriété industrielle. L'analyse porte d'abord sur le risque de confusion, apprécié selon les critères retenus par les offices et les tribunaux : similitude des signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, similitude des produits et services, caractère distinctif de la marque surveillée, public concerné. Elle tient compte ensuite du contexte : identité du déposant, concurrent direct ou acteur d'un autre secteur, marques qu'il détient déjà, pays visés, usage éventuellement constaté.

Chaque demande est alors classée dans l'une de trois catégories :

• Sans conséquence : aucune action n'est justifiée, l'alerte est écartée.
• À suivre : le risque existe mais reste limité ou incertain ; une inscription au dossier et une vigilance lors des étapes suivantes suffisent.
• Préoccupante : un signe proche vient d'être déposé pour des produits similaires par un acteur dont l'activité peut interférer avec celle du titulaire.

Pour les situations préoccupantes, le titulaire reçoit une note présentant la demande, le risque identifié, les actions envisageables avec leurs chances et leur coût, et la recommandation du cabinet.

Les délais : deux mois à l'INPI, trois mois à l'EUIPO

Contre une demande de marque conflictuelle, la réaction la plus efficace est souvent l'opposition. Elle permet d'obtenir le rejet de la demande avant son enregistrement, par une procédure administrative plus rapide et moins coûteuse qu'une action judiciaire. Elle est enfermée dans un délai strict, qui court à compter de la publication de la demande : deux mois devant l'INPI pour une demande de marque française, trois mois devant l'EUIPO pour une demande de marque de l'Union européenne. Ce délai ne peut pas être prolongé ; une opposition tardive est irrecevable.

Ces délais sont propres à ces deux offices. À l'étranger, chaque pays fixe ses règles : durée du délai, point de départ, possibilité de prolongation, droits pouvant fonder l'opposition. Certains pays n'ont pas de procédure d'opposition avant enregistrement et n'ouvrent qu'une action en annulation après celui-ci. Pour un enregistrement international désignant un pays, c'est la loi de ce pays qui s'applique. Une surveillance à l'étranger se conçoit donc avec les délais de chaque territoire, et les alertes doivent être analysées assez tôt pour que la décision soit prise et exécutée, le cas échéant par un correspondant local, avant leur expiration.

L'expiration du délai d'opposition ne signifie pas que la demande sera nécessairement enregistrée : d'autres oppositions ont pu être formées, l'examen peut se poursuivre, le déposant peut retirer ou limiter sa demande. Mais le titulaire qui n'a pas formé opposition perd cette voie. Si la marque est enregistrée, restent principalement l'action en nullité, administrative ou judiciaire selon les cas, et l'action en contrefaçon si le signe est exploité. Ces voies sont plus longues et plus coûteuses, et la marque adverse bénéficie entre-temps d'un titre. La surveillance a précisément pour objet d'éviter d'en arriver là.

Réagir : amiable, opposition, coexistence

Lorsqu'une demande présente un risque réel, plusieurs réponses sont possibles. Le choix dépend du rapport de force, des objectifs du titulaire et du coût de chaque option.

La démarche amiable

Une prise de contact avec le déposant, avant ou pendant le délai d'opposition, permet souvent d'obtenir le retrait de la demande ou sa limitation à des produits non conflictuels, sans procédure. Elle se prépare avec soin, dans des termes qui préservent la position du titulaire si elle échoue.

L'opposition

L'opposition est formée devant l'office compétent sur le fondement de la marque antérieure. Devant l'INPI comme devant l'EUIPO, la procédure ménage une phase pendant laquelle les parties peuvent négocier avant que l'instruction ne se poursuive. À défaut d'accord, l'office statue sur le risque de confusion. Lorsque la marque antérieure est enregistrée depuis plus de cinq ans, le déposant peut exiger la preuve de son usage sérieux : la surveillance va donc de pair avec la conservation des preuves d'exploitation.

La coexistence et la limitation

Lorsque les activités ne se recoupent que partiellement, un accord de coexistence délimitant les produits, les territoires ou les formes d'usage de chacun peut être préférable à une procédure à l'issue incertaine. De même, une limitation du libellé de la demande adverse, obtenue par négociation ou en cours d'opposition, peut suffire à écarter le risque.

Décider de ne pas agir

Ne pas réagir est aussi une décision, à condition qu'elle soit prise en connaissance de cause. Pour une demande dont le risque est faible, ou déposée dans un pays sans intérêt pour le titulaire, l'abstention motivée est souvent la bonne réponse. Ce qu'il faut éviter, c'est l'absence de réaction par ignorance.

Organiser la surveillance dans la durée

La surveillance s'inscrit dans la gestion d'ensemble du portefeuille. Elle doit être revue lorsque les marques, les activités ou les marchés évoluent : une nouvelle gamme, un nouveau pays d'exportation ou un nouveau logo modifient le périmètre utile. Elle nourrit aussi la connaissance que le titulaire a de son environnement concurrentiel et conserve la trace des réactions passées, utile le jour où la défense de la marque doit être démontrée.

Avant le dépôt, la logique est la même, prise en amont : la recherche d'antériorités mesure le risque avant de s'engager, la surveillance le mesure ensuite. Les deux reposent sur la même compétence, l'appréciation juridique d'un risque de confusion, mise au service d'une décision.