Protection internationale des marques

Exporter, faire fabriquer à l'étranger, ouvrir une filiale ou signer avec un distributeur : tôt ou tard, la question de la protection de la marque hors de France se pose. Il n'existe pas de marque valable dans le monde entier. Il existe trois voies de protection, la marque de l'Union européenne, l'enregistrement international et les dépôts nationaux, qui se combinent selon les marchés, le calendrier et le budget. Une protection internationale se juge moins au nombre de pays couverts qu'à sa cohérence avec la stratégie réelle de l'entreprise.

Une marque ne protège que là où elle est enregistrée

Le droit des marques est territorial. Une marque française confère des droits en France, une marque de l'Union européenne dans les États membres de l'Union. Ni l'une ni l'autre ne produit d'effet aux États-Unis, en Chine, au Royaume-Uni ou en Suisse. Dans chaque pays, la marque est régie par la loi locale, examinée par l'office local et défendue devant les juridictions locales.

Cette territorialité a une conséquence souvent sous-estimée. Dans de nombreux pays, le droit sur la marque naît de l'enregistrement et revient au premier déposant ; l'usage fait ailleurs ne protège pas, ou très peu. Une entreprise qui prospecte un marché sans y avoir protégé son signe s'expose à ce qu'un tiers le dépose avant elle, parfois son propre distributeur ou son fabricant. Récupérer la marque est alors long, coûteux et incertain. La protection doit précéder la prospection.

Les trois voies de protection

La marque de l'Union européenne

La marque de l'Union européenne, enregistrée par l'EUIPO, est un titre unitaire : une seule demande, une seule procédure, une seule marque valable dans l'ensemble des États membres. Elle convient à une entreprise présente, ou appelée à l'être, dans plusieurs pays de l'Union.

Pendant les cinq années qui suivent son enregistrement, elle ne peut être déchue pour défaut d'usage. Au-delà, elle doit faire l'objet d'un usage sérieux dans l'Union pour les produits et services enregistrés, sauf juste motif de non-usage ; à défaut, elle s'expose à une action en déchéance et, lorsqu'elle fonde une opposition ou une action en nullité, à une demande de preuve de son usage. Cet usage ne s'apprécie pas pays par pays : il est évalué globalement, au regard de la nature des produits ou services, des caractéristiques du marché concerné, ainsi que de l'étendue territoriale, de la durée et de la fréquence de l'exploitation. Selon les circonstances, un usage géographiquement limité peut suffire, mais cela ne peut être présumé ; c'est une question de preuve, examinée au cas par cas.

Son caractère unitaire est aussi sa fragilité. Un motif de refus existant dans un seul État membre, par exemple un terme descriptif dans l'une des langues de l'Union, entraîne le refus de la demande entière. Une opposition fondée sur un droit antérieur national, fût-il limité à un seul pays, peut la faire échouer dans son ensemble. La demande peut alors être transformée en demandes nationales dans les pays où l'obstacle n'existe pas, en conservant sa date, au prix de procédures distinctes. Le fonctionnement comparé des deux systèmes et les conséquences du Brexit sont détaillés dans notre article consacré à la marque de l'Union européenne et à la marque internationale.

L'enregistrement international : le système de Madrid

Le système de Madrid, administré par l'OMPI, permet de déposer une seule demande internationale, dans une seule langue et avec un paiement centralisé des taxes, en désignant les pays dans lesquels la protection est demandée. L'enregistrement international repose sur une marque de base, demande ou enregistrement, déposée auprès de l'office d'origine, par exemple l'INPI ou l'EUIPO. Il peut être étendu plus tard à de nouveaux pays, et ses renouvellements comme ses changements de titulaire sont gérés de façon centralisée.

Ce n'est pas pour autant un titre unique valable dans tous les pays désignés. Chaque office désigné examine la demande selon sa propre loi et peut la refuser en tout ou partie. Il dispose pour cela d'un délai de principe de douze mois, porté à dix-huit mois pour les pays qui l'ont déclaré ; dans certains d'entre eux, un refus fondé sur une opposition peut même être notifié après ce délai. Faute de refus notifié dans les délais applicables, la marque est protégée dans le pays concerné comme si elle y avait été enregistrée, ce qui n'exclut pas une contestation ultérieure selon la loi locale. Un refus provisoire se traite dans le pays concerné, selon sa procédure et, le plus souvent, par l'intermédiaire d'un mandataire local. Le résultat est un faisceau de protections nationales, obtenues par une procédure commune.

Les dépôts nationaux

Le dépôt direct auprès de l'office de chaque pays reste nécessaire dans les États qui ne participent pas au système de Madrid, notamment plusieurs pays d'Amérique latine et du Moyen-Orient, ainsi que dans certains territoires dotés d'un système propre. Il peut aussi être préférable dans un pays membre : lorsque la marque de base présente une fragilité, lorsque la pratique locale de rédaction des libellés s'écarte sensiblement des usages européens, ou lorsque le titulaire souhaite un titre indépendant de toute marque étrangère. Il suppose l'intervention d'un mandataire local, que nous sélectionnons et coordonnons.

Le droit de priorité : six mois pour décider

La Convention de Paris permet au déposant d'une première demande de marque de revendiquer la date de ce dépôt pour les demandes qu'il effectue dans d'autres pays parties à la Convention, ou membres de l'OMC, dans un délai de six mois. La demande ultérieure est alors traitée, pour l'appréciation de l'antériorité, comme si elle avait été déposée à la date du premier dépôt : les dépôts et usages de tiers intervenus entre ces deux dates ne peuvent, en principe, lui être opposés. La priorité suppose que la demande émane du même déposant ou de son ayant cause, qu'elle porte sur la même marque et seulement sur des produits ou services déjà couverts par la première demande.

Elle ne rend pas pour autant la marque disponible. Les droits antérieurs à la date du premier dépôt restent opposables dans chaque pays, et chaque office examine la demande selon sa propre loi. Le délai de priorité est surtout un temps de décision. Il permet de déposer d'abord en France ou dans l'Union, d'observer les premiers résultats de l'examen, de conduire des recherches d'antériorités dans les pays visés et de décider des extensions en connaissance de cause. Encore faut-il que la question soit posée dès le premier dépôt, et non découverte une fois le délai expiré.

Choisir sa stratégie : marchés, calendrier, budget, risques

Le choix entre les voies de protection ne se fait pas dans l'abstrait. Il dépend des pays réellement concernés et de leur nombre, de l'horizon de développement, des lieux de fabrication et de distribution, du budget disponible et de la solidité de la marque de base. Il dépend aussi de la façon dont chaque pays traite les marques : certains imposent une pratique précise de rédaction des libellés, d'autres recherchent eux-mêmes les marques antérieures et refusent les demandes qu'ils jugent conflictuelles.

Les combinaisons sont fréquentes. Une marque de l'Union européenne peut servir de base à un enregistrement international désignant des pays extra-européens membres du système de Madrid, complété par des dépôts nationaux dans les pays non membres. À l'inverse, une entreprise dont l'activité se concentre sur deux ou trois pays hors de l'Union peut préférer des dépôts nationaux directs.

Multiplier les désignations par précaution a un coût immédiat et un coût différé. Chaque marque enregistrée doit être renouvelée, surveillée et, dans la plupart des pays, exploitée sous peine de déchéance. Une protection qui excède les besoins réels de l'entreprise se dégrade avec le temps.

Les risques propres aux extensions

Étendre une marque à l'étranger, c'est la soumettre à autant d'examens et de droits antérieurs qu'il y a de territoires. Les obstacles les plus fréquents sont de quatre ordres.

• Les droits antérieurs locaux. Un signe disponible en France peut se heurter, dans un autre pays, à une marque enregistrée de longue date. Une recherche dans les pays visés, avant l'extension, évite de financer des procédures vouées à l'échec.
• Les motifs de refus liés à la langue. Un terme distinctif en français peut être descriptif, trompeur ou inconvenant dans la langue du pays désigné. La translittération ou l'adaptation du signe est parfois nécessaire, comme l'illustre la question du nom chinois d'une marque.
• Les libellés et les sous-classes. Certains offices appliquent la classification de Nice avec des subdivisions nationales ou exigent des libellés très précis. Un libellé rédigé pour l'Europe peut être refusé ou, plus insidieusement, accepté avec une portée plus étroite que prévu.
• Les obligations d'usage. La plupart des pays prévoient la déchéance d'une marque non exploitée pendant un certain délai, généralement de trois à cinq ans. Certains exigent en outre des déclarations d'usage périodiques. Une protection étendue à des pays où la marque ne sera pas utilisée reste fragile.

Particularités nationales et rôle des correspondants

Au-delà des principes communs, chaque droit national conserve ses règles : conditions de représentation, documents à fournir et légalisations, délais d'opposition, modalités de réponse aux refus, protection des marques non enregistrées, recours contre les dépôts de mauvaise foi. Dans la plupart des pays, un déposant étranger doit agir par l'intermédiaire d'un mandataire habilité, au moins pour répondre à un refus ou engager une procédure.

NextMarq travaille depuis sa création avec un réseau de correspondants étrangers, conseils et avocats spécialisés en marques dans leurs pays respectifs. Nous définissons la stratégie, choisissons le correspondant adapté, lui transmettons des instructions précises et suivons chaque procédure jusqu'à son terme. L'entreprise conserve un interlocuteur unique, qui connaît ses enjeux et traduit les contraintes locales en décisions, sans avoir à gérer elle-même une multiplicité d'intervenants, de langues et de pratiques.

Après le dépôt : renouvellements, surveillance, douanes

Une marque enregistrée à l'étranger demande à être gérée. Les échéances de renouvellement et, le cas échéant, les déclarations d'usage se suivent pays par pays. Les changements de titulaire, de dénomination ou d'adresse doivent être inscrits sur les registres, notamment pour être opposables aux tiers. Dans les pays où la contrefaçon est un risque réel, l'inscription de la marque auprès des douanes permet d'intercepter les marchandises litigieuses.

Encore faut-il pouvoir réagir aux dépôts de tiers. Les délais d'opposition sont courts et varient d'un pays à l'autre. Une surveillance des marques adaptée aux territoires protégés est le complément naturel d'une stratégie internationale : elle permet d'apprendre à temps qu'un signe proche vient d'être déposé sur un marché stratégique, et de choisir la réponse appropriée.