Recherche d'antériorités de marque

Choisir un nom, un logo ou une dénomination engage l'entreprise pour longtemps : dans ses supports, ses contrats, sa communication et, souvent, dans l'esprit de ses clients. La recherche d'antériorités intervient avant cet engagement. Elle ne se limite pas à vérifier qu'un signe identique n'est pas déjà enregistré : elle identifie l'ensemble des droits antérieurs susceptibles de s'opposer au dépôt ou à l'usage du signe envisagé, puis en mesure la portée. Son résultat utile n'est pas une liste, mais une appréciation du risque et une recommandation.

Pourquoi rechercher avant de déposer, et avant d'exploiter

Ni l'INPI ni l'EUIPO ne vérifient, lors de l'examen d'une demande, l'existence de droits antérieurs. Ces offices contrôlent les conditions de validité propres au signe, mais laissent aux titulaires de droits antérieurs le soin de les faire valoir, par opposition ou par action en nullité. L'enregistrement d'une marque ne constitue donc pas une validation de sa disponibilité : une marque peut être enregistrée puis contestée avec succès plusieurs années après son dépôt.

Les conséquences d'un conflit découvert tardivement dépassent largement le coût d'une recherche : refus ou annulation de l'enregistrement, interdiction d'utiliser le signe, demande de dommages et intérêts, et surtout changement de nom imposé après des années d'investissement commercial. La recherche vise à ramener ce risque à un niveau connu et accepté avant que le signe ne soit déposé, et avant qu'il ne soit exploité. Ce second point compte : l'usage d'un signe peut constituer une contrefaçon indépendamment de tout dépôt.

Recherche à l'identique et recherche de similitudes

Les limites de la recherche à l'identique

La recherche à l'identique consiste à vérifier si le signe exact a déjà été déposé. Elle est rapide, peu coûteuse et utile pour écarter d'emblée un projet manifestement indisponible. Mais elle ne détecte pas les signes proches, alors que c'est précisément la ressemblance, et non l'identité, qui fonde la plupart des conflits. Une marque n'interdit pas seulement sa reproduction : elle interdit aussi l'usage d'un signe similaire pour des produits ou services identiques ou similaires, dès lors qu'il en résulte un risque de confusion dans l'esprit du public.

Ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles

La recherche de similitudes compare le signe envisagé aux droits antérieurs sur trois plans. Le plan visuel porte sur la structure du signe, sa longueur, ses lettres communes et, pour les marques figuratives, sur leurs éléments graphiques. Le plan phonétique porte sur la prononciation, le rythme et les sonorités d'attaque, souvent déterminantes. Le plan conceptuel porte sur le sens : deux signes différents par leur forme peuvent évoquer la même idée, et deux signes proches par leur forme peuvent être distingués par une signification claire. Ces trois plans s'apprécient ensemble, et la ressemblance sur l'un d'eux peut suffire lorsqu'elle porte sur l'élément dominant du signe.

Les produits et services : le principe de spécialité

Une marque n'est protégée que pour les produits et services qu'elle désigne et pour ceux qui leur sont similaires. La comparaison des produits et services est donc indissociable de la comparaison des signes. Elle ne se réduit pas à la classification de Nice, qui est un outil administratif : des produits relevant de classes différentes peuvent être jugés similaires, et des produits d'une même classe peuvent ne pas l'être. L'analyse tient compte de leur nature, de leur destination, de leurs circuits de distribution, de leur caractère complémentaire ou concurrent. Plus les produits sont proches, moins la ressemblance entre les signes doit être forte pour créer un risque de confusion, et inversement.

Quels droits antérieurs peuvent faire obstacle

Les marques enregistrées ne sont pas les seuls droits opposables. En France, peuvent notamment être invoqués à l'encontre d'un signe plus récent :

• les marques françaises, les marques de l'Union européenne et les enregistrements internationaux produisant effet en France ou dans l'Union, qu'ils soient enregistrés ou encore à l'état de demande ;
• les marques notoirement connues, même non enregistrées, et les marques jouissant d'une renommée, dont la protection s'étend au-delà des produits et services similaires ;
• les dénominations sociales, noms commerciaux, enseignes et noms de domaine, lorsqu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
• les appellations d'origine et indications géographiques protégées ;
• d'autres droits, selon les cas : droits d'auteur, dessins et modèles, droits de la personnalité, nom d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public.

Le périmètre de la recherche se définit en fonction du projet. Une recherche parmi les marques est le socle ; son extension aux dénominations sociales, aux noms commerciaux ou aux noms de domaine dépend du secteur, du mode de distribution et du niveau de sécurité recherché.

Quelle portée géographique donner à la recherche

Les droits de marque sont territoriaux. Une recherche limitée à la France ne renseigne pas sur la situation du signe dans les autres pays où l'entreprise fabrique, distribue ou envisage de se développer. Le périmètre géographique doit donc être défini à partir de la réalité du projet : marchés actuels, marchés à court terme, lieux de production, et calendrier d'extension. Lorsqu'une protection à l'étranger est envisagée, la question de la disponibilité du signe dans les pays visés fait partie des éléments à examiner avant d'arrêter une stratégie de protection internationale. Il est fréquent qu'un signe disponible en France rencontre des obstacles dans un autre pays, et ce constat est plus utile avant le choix définitif du nom qu'après. Lorsqu'une entreprise envisage de se développer en Chine, la recherche doit également tenir compte des particularités du marché local, notamment de la disponibilité de la marque sous sa forme chinoise.

Ce qu'un outil automatisé ne fait pas

Les bases de données publiques, comme celle de l'INPI ou TMview, permettent de consulter gratuitement les marques enregistrées. Elles sont utiles pour une première vérification. Les outils professionnels de recherche vont plus loin et proposent des algorithmes de similitude phonétique et visuelle, parfois assortis d'un score. Ces outils restituent des données ; ils ne portent pas d'appréciation.

Leurs limites sont connues de ceux qui les utilisent quotidiennement. Les scores de similarité ne tiennent pas compte du caractère distinctif des éléments comparés, ni de la façon dont le public pertinent perçoit réellement les signes. Ils produisent des faux positifs, des marques formellement proches mais sans risque, et des faux négatifs, des marques éloignées en apparence mais conflictuelles en raison de leur sens ou de leur renommée.

Ils ne renseignent pas non plus sur l'état réel du droit antérieur : une marque enregistrée depuis plus de cinq ans et non exploitée peut être vulnérable à une action en déchéance, ce qu'aucune base ne signale. Une liste de résultats, aussi complète soit-elle, laisse donc entières les questions qui comptent : ce droit est-il réellement opposable, et quel risque fait-il courir au projet ?

L'analyse des résultats : du listing à la décision

C'est à ce stade que le travail du conseil en propriété industrielle commence. L'analyse comporte plusieurs étapes successives.

Le tri, d'abord : la plupart des résultats restitués par une recherche de similitudes ne présentent aucun risque et doivent être écartés avec méthode, sans ignorer ceux qui méritent attention.

L'appréciation du risque de confusion, ensuite, pour chaque droit retenu. Elle repose sur les critères dégagés par la jurisprudence française et européenne : degré de similitude entre les signes, degré de similitude entre les produits et services, caractère distinctif du droit antérieur, niveau d'attention du public concerné. Ces facteurs sont interdépendants : un faible degré de similitude entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes. L'appréciation est globale et suppose une connaissance de la pratique décisionnelle des offices et des tribunaux.

La vérification de l'état des droits, enfin : validité et renouvellement de l'enregistrement, titulaire actuel, exploitation effective, exposition éventuelle à une action en déchéance pour défaut d'usage. Un droit antérieur n'a pas le même poids selon qu'il est exploité activement par un concurrent direct ou qu'il subsiste dans un registre sans usage connu.

Le rapport de recherche restitue cette analyse de façon lisible pour un dirigeant ou une direction juridique : les droits identifiés, le risque attaché à chacun, le risque d'ensemble pour le projet, et la recommandation du cabinet.

Selon le niveau de risque : les décisions possibles

La recommandation dépend du niveau de risque retenu et de la place du signe dans le projet. Plusieurs orientations sont envisageables :

• Déposer, lorsque les droits identifiés ne présentent pas de risque significatif, en veillant à la rédaction du libellé de produits et services.
• Adapter le signe ou le libellé, pour s'éloigner d'un droit antérieur ou exclure les produits qui créent la proximité, sans renoncer au projet.
• Négocier avec le titulaire du droit antérieur : lettre de consentement, accord de coexistence délimitant les usages de chacun.
• Agir contre un droit vulnérable, par exemple en demandant la déchéance d'une marque non exploitée, avant ou parallèlement au dépôt.
• Renoncer, lorsque le risque est élevé et que le coût d'un conflit ultérieur dépasserait celui d'un changement de nom immédiat.

Comment nous conduisons une recherche

Chaque recherche commence par un échange sur le projet : nature du signe, produits et services réellement concernés, territoires, calendrier et importance du nom dans la stratégie de l'entreprise. Ce cadrage détermine le périmètre utile, qui n'est pas le même pour un nom de société, une gamme de produits ou une marque destinée à plusieurs pays.

Les recherches sont ensuite conduites sur les registres et bases pertinents, puis analysées par un conseil en propriété industrielle. Le rapport remis au client prend position : il indique si le signe peut, selon nous, être déposé et exploité, à quelles conditions, et quelles alternatives sont préférables le cas échéant. Lorsque la décision est prise de déposer la marque, la recherche a déjà permis d'en préciser le libellé et d'anticiper les points de vigilance. Elle fonde également les choix ultérieurs, à commencer par la surveillance de la marque une fois enregistrée.